专利证书很管用吗?专利是专利权人的束身衣,还是侵权假冒的紧箍咒?
对话人:企业家
专利律师
专利没那么神奇,也不是百灵神药
企:电话里说过,这个产品我们有专利(把一个新产品放在桌上),这里有几家卖仿冒品(又把一个旧产品放在桌上)。仿冒的比我们的便宜,好几个厂子都用他们的产品。我们起诉了,现在撤诉了。
专:嗯。
企:我们还要告!投了那么多搞的专利,他们这样都可以,那国家不是鼓励他们这样做么?
专:是发明专利还是新型专利?
企:发明专利。
专:专利证书带了吗?
企:没带。
专:这个专利是什么时候申请的?什么时候拿到证书的?
企:去年申请的,一年就拿到证书了。
专:一年内就拿到证书的话,是实用新型专利,发明不会这么快,这边侵权的情况是……
企:我们的销售员发现这边的几个厂子的设备装着仿冒品。厂子里的工人领着我们看设备,还拍了照片,说是从被告那儿买的,还买了一个(指着旧产品)。我们花了那么多搞研发,结果他们仿造一下就去卖!
告到法院,法院说我们的证据不行,现在撤诉了(拿出起诉资料)。我想委托你们,再去告。
他们一直这么卖仿冒品,周围的人看着,不是没办法么,卖的人就更多了,周围的厂子也会买他们的仿冒品。
专:嗯(翻看资料),是年初起诉的?告的销售,没有委托公证调查取证,自己取证的。看材料,现在的问题是证据的真实性、关联性有问题,也就是说,证据站不住。
企:我们到厂里去,厂里的工人都说是从被告哪里买的。
专:那么,证人到法庭上去作证了吗?
企:没有,有顾虑。
专利侵权之诉,走一步看两步
专:依目前的情况来看,再起诉的话,主要考虑这三点:
一是专利权稳定性的评估。起诉材料里谈到涉案专利是新型,新型不经过实质审查就授权的。虽然起诉时,原告不用提交专利权评价报告,但是法院根据情况会要求专利权人出具专利权评价报告。另外,有了这个报告也好评估一下这个专利,看看这个专利能不能达到制止侵权的起诉目的。基于这两点,建议在起诉之前向国家专利局请求办理一份专利权评价报告。
报告的结论分为两类,一是肯定的,说专利权符合授权条件。二是否定的,说专利权不符合授权条件。如果是肯定的结论,我们进行下一步的公证调查取证、准备起诉。如果是否定的,我们提供一套非诉解决方案。
二是证据。就像刚才谈的,自己调查取证除了会存在上面的缺陷以外,因专利涉及到技术问题,要特别注意所取得的证据能不能够证明被证明对象。所以,建议对涉嫌侵权的,委托公证处(专业机构)对销售、使用涉嫌侵权产品进行公证调查取证。
三是侵权判定。专利涉及到技术,在起诉之前,有必要将专利与涉嫌侵权产品进行比对,初步评判一下,涉嫌侵权产品是否对专利构成侵权。如果是,就进一步组织起诉材料。
专利之囧境,专利权评价报告对峙专利无效
企:我们有都有专利证书了,出一个符合授权条件的报告。
专:专利权评价报告不是随便一个机构能出的,是由国家知识产权局出具的。
企:报告里如果说不能授权,那国家还发什么专利证书?
专:前面说到,专利分两类,一类就是实用新型(还有外观设计),类似于登记制,在内容上并不进行全面审查,除非有明显的缺陷,提出申请、形式上合格基本上就能授权。
如果有人针对这个实用新型提出无效宣告请求,那么,国家机构(国家知识产权局专利复审委员会)才会对其进行全面审查,作出结论:符合授权条件的维持专利权有效,不符合授权条件的宣告专利权无效(自始即不存在)。
企:国家又发证书,又给无效掉,那这个实用新型就没什么用么!
专:拿到证书又被无效掉,不能就抱怨它没用。这个原因出在哪儿?
一是,这个技术本身可能并没有原创性(新颖性和创造性),二是,技术是很过硬,但专利申请工作可能做得不够扎实。
把这两点再掰开来说:不符合授权条件,一般来说,主要问题可能是没有原创性(新颖性和创造性)。这个产品(拿起桌上的新产品)可能的确跟以前的产品不一样,也改进了不少,但是,这些改进是不是专利文件(权利要求书)里都写到了?即使是都写到了,是不是同行(本领域技术人员)很容易就能想到的改进?即使不容易想到,在申请之前中国没有的,是不是全世界范围内也没有?
企业搞了大量的研发,市场前景也很不错,从保护研发技术来讲,的确需要申请专利。但是,如果在起步阶段,申请专利时这些工作没有作足、作扎实,没有委托专业的专利代理公司来写专利,那么,很可能在专利侵权纠纷中,专利权人陷入被动的局面:有专利证书,但可能被无效掉,专利权即自始即不存在。有出专利权评价报告,报告结论不乐观,提起侵权诉讼的前景也不乐观,诉讼会中止,周期会拖长,甚至承担败诉的不利后果。
专利是专利权人的束身衣,还是侵权假冒的紧箍咒?
企:那出什么报告,不出了!
专:不出报告,并不等于专利权就很稳定,上面的问题都不存在了。为了达到制止侵权的目的,在起诉之前向国家专利局请求办理一份专利权评价报告,通过报告的结论来决策:是以诉讼还是以非诉的方式来解决问题。一旦决定不提起诉讼,对方也不会为了进行不侵权抗辩而主动提起无效,那么我们手中还有专利,再采用非诉的方式尝试解决问题。
企:那这个报告,谁都可以看吗?
专:是的,任何人都可以调档查看。
企:专利不简单,搞不好倒成我们的束身衣了,轻易动弹不得!
专:是的,研发搞上去了,专利更要作到位:配合研发在什么时机申请专利,是申请发明还是申请实用新型,一代、二代研发,几代研发的技术怎么系统化转化为能维权的专利。
前面的专利申请工作作扎实了,软实力就落在实处了,专利就是侵权假冒的紧箍咒!
【2012-1-12】